Assignment of IP Rights, Room for Uniformity

During the upcoming AIPPI Congress 2006 in Gothenburg one of the more interesting subjects to be discussed is the question related to assignments of IP rights (Dutch Group).

IP rights are frequently used as security to enable financing of business ventures. However how does this work out for th different countries? What are the effects on third parties like banks and financial institutions? One of the essential characteristics of IP rights - and economically important - is their ability to be used commercially by assignment or licensing.

32 National groups, mostly consisting of IP practitioners and scholars, have prepared their national reports, answering several questions on how assignments in their respective countries work. For the results go to www.aippi.org, follow "Questions and Committees", then under "The scientific work of AIPPI, click "working committees", and look for Q190 ("Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties"), click "Q190, then follow "Group Reports".

For a recent decision in The Netherlands on this subject (District Court Utrecht, 30 November 2005, IER 2006, 24 with a Note of Severin de Wit (full text in Dutch can be found at www.kluwer.nl (subscription required):

[quote]
Noot

Rechters zijn niet altijd gecharmeerd van 'proefprocedures' waarbij eiser en gedaagde een gekunsteld 'conflict' voorleggen om zo aan een in de praktijk bestaande - of, zoals de rechtbank in deze zaak aangeeft, vermeende - onduidelijkheid een einde te maken. Partijen in deze zaak maken het echter minder bont dan destijds partijen die de rechter in een civiele zaak een conflict voorlegde over de koop van een aantal juridische boeken onder de ontbindende voorwaarde dat de koop zou zijn ontbonden "als op 1 februari 1985 vaststaat dat de regering tot plaatsing van kruisraketten besloten heeft (…)" (Rb. Arnhem 24 oktober 1985, NJ 1986, 31 (m.nt. WLH)).

In de huidige zaak spande eiser, naar thans algemeen bekend zal zijn, Dick van Engelen, advocaat te Utrecht, deze proefprocedure aan om een, naar zijn oordeel in de praktijk voorkomende, onzekerheid via de rechter opgehelderd te krijgen. De vragen die aan de orde gesteld worden zijn (1) of de rechten op de VENTOUX-merken al dan niet registergoederen in de zin van art. 3:10 Burgerlijk Wetboek zijn, en (2) of de rechten op het Gemeenschapsmerk (c.q. -aanvrage) overdraagbaar zijn naar Nederlands recht, aangezien daarvoor ingevolge art. 3:83 lid 3 BW een 'wet' vereist is, die 'bepaalt' dat die rechten overdraagbaar zijn.Beantwoording van genoemde vragen zou raad bieden als men in de praktijk voor de vraag staat of voor het vestigen van een zekerheidsrecht op (b.v) een merkrecht met het maken van een pandakte kan worden volstaan of dat daar - in licht van de door Van Engelen aangezwengelde discussie - een akte van hypotheek aan te pas moet komen en, als dat laatste het geval is, hoe dan te handelen met de voorgeschreven inschrijving in het register? Volgens De Boer ( IER 2003, p. 141) stuit men in de praktijk op problemen om een notariële akte ter zake van IE-rechten, die mogelijk registergoederen zijn, te (doen) passeren omdat het notariaat in voorkomend geval daaraan geen medewerking verleent, simpelweg omdat de mogelijkheid tot inschrijving van die akte in een door de wet daartoe aangewezen openbaar register ontbreekt. Van Engelen is van mening dat IE-rechten geen registergoederen zijn en dat een Gemeenschapsverordening kwalificeert als 'wet' in de zin van art. 3:83 lid 3 BW. Probleem is echter dat, zegt Van Engelen, andere interpretaties van het wettelijk systeem niet bij voorbaat kunnen worden uitgesloten, wat tot problemen leidt bij transacties - zoals overnames, financieringen en beursgangen - waar de vraag opdoemt of de IE-rechten wel rechtsgeldig zijn overgedragen. Ook in geval daarover een opinion moet worden afgeven kan dit, nog steeds Van Engelen, leiden tot het moeten opnemen van allerlei mitsen en maren. Vandaar dat Ventoux - het advocatenkantoor van Van Engelen - stelde er (ook) belang bij te hebben dat (tevens) wordt uitgemaakt dat - indien de merkrechten op VENTOUX (wel) registergoederen zijn - die rechtsgeldig kunnen worden overgedragen bij wege van notariële akte en inschrijving van die akte in de desbetreffende registers voor Benelux- en Gemeenschapsmerken.

Zie over deze discussie in IER: Van Engelen, "Intellectuele eigendomsrechten registergoederen?", IER 2002, p. 275-281. Een reactie van De Boer, "Naschrift bij de recentelijk verschenen artikelen omtrent zekerheidstelling op IE-rechten - hoe verdere hoofdbrekens te voorkomen?", IER 2003, p. 141. Domingus, "Inschrijving van IE-rechten en rechtshandelingen betreffende IE-rechten: het blijft een lastig vraagstuk", IER 2003, p. 142-145 en een nawoord van Van Engelen, "Nawoord bij reacties Domingus & De Boer", IER 2003, p. 145-146.

De omstandigheid dat in de literatuur onzekerheid bestaat vormt naar het oordeel van de rechtbank een onvoldoende belang. De rechters leiden uit de door (eiser) overgelegde stukken af dat de door partijen bedoelde onzekerheid in de literatuur ' overigens aangezwengeld door (eiser) zelf' - zoals de rechtbank eraan toevoegt - niet zozeer bestaat ten aanzien van de wijze van overdracht, maar ten aanzien van de vraag of het recht een registergoed is in de zin van art. 3:10 BW en of de verordening een wet is in de zin van art. 3:83 lid 3 BW. De rechtbank geeft hierop geen antwoord omdat hij van mening is dat partijen onvoldoende belang bij hun vorderingen hebben. Partijen zijn in hoger beroep, dus we wachten af.

SdW
[unquote]